Publicações

Publications

« Voltar « Back
Artigo16.08.2016

Patentes essenciais no Brasil

Por:

José Mauro Decoussau Machado; Gustavo Gonçalves Ferrer

Anexo ao BI nº 2.417

ImprimirVisualizar em PDF

​A revolução tecnológica que atravessamos propiciou, em praticamente todas as áreas do conhecimento, o desenvolvimento de diferentes soluções técnicas para o mesmo problema. Não há, no mais das vezes, uma única forma de atingir determinado objetivo, justamente porque as empresas competem para conceber soluções tecnológicas de melhor qualidade. Mesmo que essa competição seja saudável e desejada – até porque sem ela não haveria incentivo ao desenvolvimento tecnológico – há que se buscar, em algumas situações, um mínimo de padronização. 

Seria contraproducente haver, por exemplo, um sem número de tecnologias de transmissão de dados por meio de aparelhos celulares, de gravação de arquivos em CDs ou mesmo de reprodução de filmes em aparelhos domésticos. Se não houvesse uma certa uniformidade, o próprio desenvolvimento tecnológico seria prejudicado, pois ações simples como conectar dois aparelhos para transmissão de dados ou reproduzir um DVD poderiam demandar tecnologias distintas. O consumidor teria que ter conhecimento técnico considerável para escolher produtos compatíveis entre si. 

Por isso, foram criadas as standard setting organizations (SSOs), entidades que definem e regulamentam de forma privada os padrões tecnológicos a serem adotados pelo mercado. Muitas tecnologias, como a entrada USB presente nos mais variados dispositivos, as mídias de DVD, a tecnologia 3G de telefones e tablets e a tecnologia WiFi são utilizadas por diversas empresas que competem entre si. Tais padrões muitas vezes correspondem a tecnologias patenteadas por uma empresa que, por serem de uso indispensável devido à sua adoção como padrão de mercado, são denominadas "patentes essenciais". 

A empresa que detém a titularidade da patente essencial possui substancial vantagem competitiva frente a seus concorrentes e aos interessados em obter uma licença. Isso porque as demais companhias necessitam da licença por uma questão de sobrevivência para que seus produtos possam contar com tecnologia padrão de mercado. 

Dessa necessidade de licenciamento surgem duas grandes preocupações: o hold-up e o royalty stacking. 

Hold-up nada mais é do que a prática de não se conceder a licença da patente essencial a não ser que o licenciado esteja disposto a pagar valor desproporcionalmente elevado. Isso ocorre porque o poder de barganha do detentor da patente essencial é maior do que o de um detentor de uma patente não-essencial, devido à necessidade das companhias de obterem a licença em questão para poderem participar do mercado sem infringir direito alheio. 

Ao hold-up soma-se a questão do royalty stacking, que ocorre quando um determinado mercado ou produto envolve diversas tecnologias definidas como padrão, isto é, quando um agente do mercado deve obter diversas licenças de patentes essenciais para produzir e comercializar um produto. Aqueles que têm a necessidade de usar a tecnologia poderiam ser obrigados a arcar com valores altíssimos de diferentes licenças, que se sobreporiam uma à outra, justificando o termo royalty stacking (empilhamento de royalties). 

Por conta disso, as SSOs, muitas vezes, além de definir os padrões de tecnologia, fixam condições para as licenças, as quais devem ser razoáveis e não discriminatórias ("reasonable and nondiscriminatory – RAND – terms"). Utiliza-se também o termo FRAND, isto é, "fair, reasonable and nondiscriminatory" – justos, razoáveis e não discriminatórios. A jurisprudência norte-americana e europeia têm acolhido esses princípios e indicado que é obrigação dos detentores de patentes essenciais licenciar de acordo com eles. 

No Brasil, as discussões sobre patentes essenciais ainda são embrionárias, mas, em virtude do caráter internacional das tecnologias envolvidas, tudo indica que o Judiciário brasileiro seguirá posicionamento semelhante ao predominante nos Estados Unidos e na Europa. 

A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) também pode ser utilizada como importante parâmetro para solucionar a questão. O artigo 68 prevê hipóteses em que uma patente pode ser compulsoriamente licenciada, sendo uma delas justamente quando o titular "exerce os direitos decorrentes da patente de forma abusiva". 

Tal hipótese poderia abranger o titular que se nega a licenciar patente cujo objeto foi definido como padrão de mercado. Nesse cenário, poder-se-ia lançar mão de licença compulsória (o que raramente ocorre no Brasil) para que um terceiro possa utilizá-la mediante pagamento de royalties ao seu titular. 

O mesmo artigo 68 prevê a licença compulsória quando o titular pratica "abuso de poder econômico". Assim, caso fique caracterizado que o detentor da patente essencial exerceu de forma abusiva posição dominante, tal dispositivo poderá ser invocado para se justificar a licença compulsória. 

O caso concreto mais representativo no Brasil envolve as empresas Ericsson e TCT. A Ericsson ajuizou 4 (quatro) ações contra a TCT alegando violações a patentes da tecnologia 3G, as quais teriam sido utilizadas pela TCT na fabricação e comercialização de celulares e tablets. A 2a Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu liminares favoráveis à Ericsson ordenando que a TCT parasse de fabricar, comercializar, utilizar e importar diversos dispositivos e que recolhesse do mercado os celulares e tablets que estivessem disponíveis. A TCT recorreu em todas as ocasiões sob o argumento de que a Ericsson não estaria respeitando os termos FRAND, o que contrariaria a posição adotada pela empresa no exterior. 

Em uma das ações, o magistrado reconsiderou a liminar, sob o entendimento que uma detentora de patente essencial de fato não poderia impedir terceiro de utilizar a tecnologia. Seguindo esse raciocínio – e também uma proposta da TCT –, o magistrado determinou que a TCT depositasse nos autos, a título de royalties, 2% das receitas obtidas com as vendas. 

Vale dizer que a TCT também ajuizou uma ação contra a Ericsson, a fim de declarar que ela não teria o direito de impedir terceiros de utilizarem as suas patentes essenciais referentes ao padrão 3G. 

Ambas as empresas estão atualmente negociando e os processos estão suspensos. 

Além dessa ação, vale mencionar outro litígio no Brasil envolvendo as empresas Vringo e ZTE. A Vringo, detentora de patente relacionada às tecnologias 3G e 4G, ajuizou ação contra a ZTE por violação de patente, haja vista que a ZTE teria criado uma rede de infraestrutura de redes 3G e 4G sem a permissão da primeira. Foi concedida liminar para que a empresa ré fosse impedida de comercializar, usar, fabricar, oferecer à venda, instalar, testar e importar diversos equipamentos. 

A ZTE chegou a propor o depósito de royalties nos autos em garantia, mas, como a Vringo não aceitou os termos propostos, a decisão liminar foi mantida. A justificativa foi que caberia às partes entrar em consenso e não ao Juízo decidir sobre o valor de royalties. A ZTE, em outra frente, ajuizou ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de fossem suspensos os efeitos da patente da Vringo que impediam a ZTE de usar a tecnologia protegida e que fossem fixados royalties provisórios no valor de 0,5%. Em dezembro de 2015 as partes firmaram um acordo global e resolveram seus litígios de forma privada, tendo sido extintos todos os processos. 

Como se pode ver, até o momento não houve uma decisão final de mérito, no Brasil, que definisse os parâmetros a serem observados para licenciamentos de patentes essenciais. Persiste a dúvida se os tribunais permitirão que os titulares de tais patentes impeçam terceiros de utilizá-las, ou se permitirão o uso da tecnologia durante o processo mediante o pagamento de royalties provisórios. Também caberá à Justiça definir se as condições FRAND se aplicam no Brasil e, em caso positivo, no que consistem as condições "justas, razoáveis e não discriminatórias" de acordo com a nossa realidade.

Compartilhar:
Faça parte do nosso mailing Join our mailing list Receba em primeira mão publicações
e comunicados do escritório
Keep current with our
latest news and events

São PauloRua Hungria, 1100. 
01455-906
Tel: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600ver mapasee map

Rio de JaneiroRua Humaitá, 275 - 16º andar. 
22261-005
Tel: +55 (21) 2506-1600
Fax: +55 (21) 2506-1660ver mapasee map

BrasíliaSAFS, Qd. 2, Bloco B
Ed. Via Office 3º andar.
70070-600
Tel: +55 (61) 3312-9400
Fax: +55 (61) 3312-9444ver mapasee map

Palo Alto228 Hamilton Avenue, 3rd floor
CA 94301 USA
Tel: +1 650-798-5068ver mapasee map

Termos de Uso
Política de Privacidade