Publicações

Publications

« Voltar « Back
Alerta13.03.2017

STJ autoriza a intervenção do INPI em contratos de transferência de tecnologia

Por:

José Mauro Decoussau Machado; Marcio Junqueira Leite; Victor Rawet Dotti

ImprimirVisualizar em PDF

​Em acórdão publicado em 10.3.2017, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem competência para intervir no âmbito negocial e determinar a alteração de cláusulas de contratos de transferência de tecnologia, licença de patentes e marcas submetidos ao seu registro.
 
A Lei nº. 5.648/1970, que criou o INPI, atribuía ao órgão o dever de adotar medidas para acelerar e regular a transferência de tecnologia no País, o que lhe dava poderes amplos para adentrar nos termos e condições dos contratos.
 
A Lei nº. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), por sua vez, limitou a função do INPI a “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”, razão pela qual parte da doutrina passou a defender que o INPI não teria mais poder discricionário para imiscuir-se nas contratações privadas.
 
A jurisprudência também divergia sobre o tema, tendo o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que julga as ações envolvendo o INPI, decidido de forma diametralmente oposta, dependendo da composição da turma julgadora.
 
O STJ agora, pela primeira vez, entendeu que o INPI tem “competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade industrial internacional”, devendo zelar pelas funções social, econômica, jurídica e técnica dos contratos submetidos à sua averbação.
 
Durante a década de setenta, muitos países em desenvolvimento adotavam esse mesmo sistema, pelo qual um escritório de propriedade industrial deveria aprovar contratos de transferência de tecnologia, evitando cláusulas abusivas e a remessa ao exterior de lucros disfarçados de royalties. Ao longo da década seguinte essa abordagem foi pouco a pouco abandonada, pois criava uma série de entraves desnecessários a acordos essencialmente comerciais, que não deveriam ter controle estatal tão excessivo. O Brasil foi um dos poucos países que manteve essa sistemática - agora ratificada pelo STJ - que é tida como ultrapassada no âmbito internacional.
 
Como resultado, o INPI continuará a exercer controle sobre contratos relacionados à Propriedade Industrial, inclusive se valendo de regras não escritas a respeito do que deve ser considerado legítimo ou não. Em um momento em que o País busca maior investimento externo, certamente não é o melhor caminho, pois há o risco de empresas migrarem para países com locais com legislações menos invasivas.​

Compartilhar:
Faça parte do nosso mailing Join our mailing list Receba em primeira mão publicações
e comunicados do escritório
Keep current with our
latest news and events

São PauloRua Hungria, 1100. 
01455-906
Tel: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600ver mapasee map

Rio de JaneiroRua Humaitá, 275 - 16º andar. 
22261-005
Tel: +55 (21) 2506-1600
Fax: +55 (21) 2506-1660ver mapasee map

BrasíliaSAFS, Qd. 2, Bloco B
Ed. Via Office 3º andar.
70070-600
Tel: +55 (61) 3312-9400
Fax: +55 (61) 3312-9444ver mapasee map

Palo Alto228 Hamilton Avenue, 3rd floor
CA 94301 USA
Tel: +1 650-798-5068ver mapasee map

Termos de Uso
Política de Privacidade